金参林GINSHENLIN

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000244903号

   

　　申请人：大参林医药集团股份有限公司　　委托代理人：北京常理知识产权代理有限公司　　被申请人：威海特伦斯生物工程有限公司　　委托代理人：山东千慧知识产权集团有限公司　　
　　申请人于2022年8月22日对第27145103号“金参林GINSHENLIN”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第16983112号“大参林”商标、第3348586号“大参林”商标（以下分别称引证商标一、二）构成相同或类似商品/服务上的近似商标。二、申请人第35类推销(替他人)服务上的引证商标二已被认定为中国驰名商标。争议商标是对申请人中国驰名商标的侵犯与仿冒。三、被申请人申请多件与“参林”相关的商标，其主观恶意非常明显，被申请人有恶意抢注他人知名商标的嫌疑。被申请人对引证商标具有在先知晓的前提。四、争议商标损害了申请人的在先权利，是对申请人商标专用权、知名企业字号、中国驰名商标的侵犯。五、被申请人恶意抢注申请人在中国大陆已经具有一定影响的商标。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条第一款、第九条第一款、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条第三款、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等相关规定，对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要证据：1、申请人历史沿革及名称变更文件；2、公司章程；3、关联公司营业执照；4、广告宣传合同；5、销售合同、发票；6、商标驰字[2014]45号；7、所获荣誉等。
　　被申请人答辩的主要理由：一、争议商标未侵犯申请人的在先商标权。争议商标与申请人的引证商标差别明显，不构成近似商标，并存不会导致消费者的混淆误认。二、争议商标未侵犯申请人的驰名商标权。驰名商标遵循个案认定原则，本次申请人提交的证据不足以证明引证商标达到了驰名商标的知名度和美誉度，被申请人对申请人所称的驰名商标不予认可。同时，申请人在第35类推销(替他人)服务上的驰名商标与争议商标核定使用的第5类人参等商品差异极大，无任何关联性。三、被申请人无任何复制、摹仿申请人的恶意。争议商标是被申请人善意独创设计而来，经使用已具有一定的知名度和影响力，并与被申请人形成了稳定的对应关系。被申请人位于山东威海且主营西洋参的生产和销售，而申请人位于广东广州，主营药店服务，申请人并未在被申请人所在地开设大参林药店，被申请人无从知晓申请人及其商标，无任何仿冒其商标和字号的恶意，对申请人所称的抢注和模仿恶意，被申请人不予认可。综上，争议商标未违反《商标法》相关规定，请求对争议商标予以维持。
　　被申请人提交了以下主要证据：1、百度百科关于“文登西洋参”介绍；2、第15324063号“文登西洋参WENDENG XIYANGSHEN及图”地理标志证明商标档案；3、“文登西洋参”相关宣传文章；4、被申请人使用争议商标的西洋参产品照片；5、被申请人企查查信息；6、商标使用许可授权声明；7、销售合同、发票；8、高德地图搜索“大参林药店”的相关结果等。
　　针对被申请人的答辩，申请人请求宣告争议商标无效的质证理由与申请理由基本相同。
　　申请人在质证阶段向我局提交了商标许可合同等证据。
　　经审理查明：1、争议商标由广州藏知品牌管理有限公司于2017年10月27日提出注册申请，于2018年11月14日获准注册，核定使用在第5类枸杞；中药材；胶丸；人参；补药；医用营养食物；婴儿食品；膳食纤维；医用药物；维生素制剂商品上。经核准，争议商标于2019年9月20日转让至被申请人威海特伦斯生物工程有限公司名下。
　　2、申请人引证商标一、二的申请时间和注册时间均早于争议商标申请日。其中，引证商标一核定使用在第5类人用药；贴剂；中药成药；药酒；油剂；胶丸；医用胶带；伤风油；原料药；兽医用药商品上。引证商标二核定使用在第35类推销(替他人)等服务上。至本案审理之时，上述引证商标均为有效注册商标。
　　以上事实有商标档案在案佐证。
　　我局认为，一、鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人援引的2019年《商标法》第四条第一款在2013年《商标法》下可结合第四条第一款的原则性规定纳入第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定的调整范围；申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第七条、第九条为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》的具体规定之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据适用2013年《商标法》的相应具体条款审理本案。
　　二、争议商标核定使用的婴儿食品一项商品与引证商标一核定使用的全部商品在功能、用途、销售渠道等方面存在一定差距，不属于类似商品。因此，争议商标在上述一项商品上与引证商标一未构成2013年《商标法》第三十条所指在类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的中药材、医用营养食物等其余商品与引证商标一核定使用的人用药等商品属于类似商品。争议商标中显著识别文字“金参林”与引证商标一在文字构成、呼叫等方面相近，该两商标若同时使用在上述类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆误认。因此，争议商标在上述中药材等其余商品上与引证商标一已构成2013年《商标法》第三十条所指在类似商品上的近似商标。被申请人提交的证据材料不足以证明本案争议商标经使用已足以与上述引证商标在类似商品上相区分。我局对其抗辩理由不予支持。
　　争议商标核定使用的中药材等商品与引证商标二核定使用的全部服务在营销方式、行业属性上差异明显，不属于类似商品和服务。因此，争议商标与引证商标二未构成2013年《商标法》第三十条所指在类似商品和服务上的近似商标。
　　三、2013年《商标法》第十五条第二款的规定和2013年《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定旨在保护未注册商标，鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条的规定对争议商标在“枸杞；中药材；胶丸；人参；补药；医用营养食物；膳食纤维；医用药物；维生素制剂”商品上予以无效宣告，故对于上述商品不再适用该条款审理。
　　本案申请人提交的证据多指向药店服务上的使用，在案证据尚不足以证明申请人在争议商标核定使用的婴儿食品商品上或者其类似商品上已在先使用涉案商标并具有一定影响。故争议商标在婴儿食品商品上的注册未构成2013年《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指情形。
　　申请人虽援引2013年《商标法》第十五条第二款的规定，但其并未就被申请人与申请人之间具有该条款所指“合同、业务往来关系或者其他关系”充分举证，故尚难以认定争议商标在婴儿食品商品上的注册违反了2013年《商标法》第十五条第二款的相关规定。
　　四、申请人称争议商标侵害其在先字号权。依据2013年《商标法》第三十二条的规定对在先字号权予以保护应当以该系争商标与申请人主张的在先字号基本相同或高度近似为条件。本案中，争议商标文字构成与申请人主张的在先字号文字本身尚存差异，不能认定争议商标的申请注册损害了申请人在先字号权。因此，申请人该项主张我局不予支持。
　　五、鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条的规定对争议商标在“枸杞；中药材；胶丸；人参；补药；医用营养食物；膳食纤维；医用药物；维生素制剂”商品上予以无效宣告，故对于上述商品不再适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。本案申请人提交的证据在市场规模、广告宣传力度、公众知晓程度等方面尚不足以证明其商标在争议商标申请日期之前已为相关公众所广为知晓。且争议商标核定使用的婴儿食品商品与申请人赖以知名的推销(替他人)服务在营销方式、行业属性上差异明显，即使考虑引证商标二的客观知名度情况也难以认定争议商标的注册使用容易误导公众，致使申请人利益可能受到损害。因此，争议商标在婴儿食品商品上的注册未构成2013年《商标法》第十三条第三款规定所禁止之情形。
　　七、本案争议商标本身对商品的品质、用途等尚不具有误导及欺骗性的描述，不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指容易误导公众，具有欺骗性的情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有其他不良影响”是指系争商标本身对我国政治、宗教、民族等社会公共秩序、社会公共利益存在消极、负面的影响，本案争议商标本身并不存在上述不良影响。因此，申请人有关理由，我局不予支持。
　　八、申请人关于争议商标违反2013年《商标法》第四十四条第一款有关实体性规定的理由，事实依据不充分，我局对其不予支持。
　　申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局均不予支持。
　　依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标在婴儿食品一项商品上予以维持，在中药材等其余商品上予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:谢峥
张世莉
李佳洁

2023年08月24日

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