清潭洞鲸鱼

无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000242649号

   

　　申请人：清淡喜地喜安碧有限公司　　委托代理人：北京融君律师事务所　　被申请人：全镐　　委托代理人：天津慧达通知识产权代理有限公司　　　　　 
　　申请人于2022年07月28日对第38638828号“清潭洞鲸鱼”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、争议商标与第38343009号“诞兴鲸鱼”商标（以下称引证商标）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、申请人“小鲸鱼”、“DANCING WHALE”、“飞舞的鲸”经使用在化妆品商品上已构成知名商品的特有名称，具有一定知名度，争议商标的申请注册损害了申请人的在先权利，且构成以不正当手段恶意抢注申请人在先使用并具有一定影响的商标。三、争议商标与申请人前身英文企业字号“CHEONGDAM CDC”相近，损害了申请人在先商号权。四、被申请人是申请人“小鲸鱼”、“DANCING WHALE”、“飞舞的鲸”化妆品在中国大陆地区的总代理商，还存在其他关系，其明知申请人品牌，仍对争议商标进行注册，存在主观恶意。五、争议商标的的注册易造成相关公众对服务来源产生误认，有违诚实信用原则。综上，依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第十五条第一和第二款、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人提交了以下主要光盘证据：
　　1.相关主体信息；
　　2.相关美术作品资料；
　　3.相关销售资料；
　　4.相关宣传报道资料；
　　5.申请人名下商标信息；
　　6.相关判决；
　　7.代理合同；
　　8.转让协议、相关商标信息等。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标不近似，且在被申请人是申请人中国大陆地区的总代理时，经申请人同意的情况下，由被申请人申请注册了包括争议商标、引证商标在内的多件商标，其后，被申请人与申请人终止合作，被申请人已根据协议将名下部分商标转让予申请人。请求对争议商标予以维持。
　　被申请人提交了以下主要复印件证据：相关商标信息等。
　　申请人提交了相关质证意见。
　　经审理查明：1、争议商标由被申请人于2019年6月3日申请注册，2020年2月28日获准注册，核定使用在第3类洗面奶等商品上，现为有效注册商标。
　　2、引证商标由被申请人早于争议商标申请注册日提出注册申请，核定使用在第3类洗面奶等商品上，现为有效注册商标。2021年9月13日，经核准，争议商标由被申请人转让予申请人。
　　以上事实有商标档案为证。
　　我局认为，《商标法》第七条属于总则性规定，相关立法精神在《商标法》实体条款中已有体现，本案将根据当事人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。
　　争议商标与引证商标均包含显著识别汉字“鲸鱼”，整体未形成明显有别的其他特定含义，且争议商标含有的文字“清潭洞”为申请人原商号的中文翻译，对申请人有较为明确的指向性，两商标共同使用在化妆品等同一种或类似商品上，易导致消费者混淆误认商品来源，已构成《商标法》第三十一条所指情形。
　　《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定保护的是在系争商标申请注册前已在相同或类似商品上使用并具有一定影响的未注册商标。本案中，在争议商标申请注册前申请人已在相同或类似商品上注册了引证商标，且本案已适用《商标法》第三十条的规定对其在先商标权利予以保护，因此本案不再适用《商标法》第三十二条的上述规定进行审理。
　　申请人主张的是其前身的商号权，并非现有的在先权利。申请人提交的证据不能证明在争议商标申请注册之前，其将“清潭洞鲸鱼”标识或与之近似的标识作为特有名称使用在洗面奶等商品上，并使之具有一定知名度。综上，争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条的规定。
　　申请人提交的证据不能证明在争议商标申请注册之前，其与被申请人之间存在代理关系，或合同、业务往来关系或其他关系，故被申请人对争议商标的注册未构成
　　《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标对其指定使用商品的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。本案中，争议商标并不存在上述情形，故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。
　　鉴于我局已适用《商标法》第三十一条的规定对申请人权利予以保护，故本案不再适用《商标法》第四十四条第一款的规定审理。
　　申请人的其余理由缺乏事实依据，我局不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:李硙
李焱
马媛媛

2023年08月26日

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