Dunn-Edwards

PAINTS及图无效宣告请求裁定书

商评字[2023]第0000234646号

   

　　申请人：邓恩-爱德华兹有限公司　　委托代理人：麦仕奇知识产权代理（北京）有限公司　　被申请人：张喆　　
　　申请人于2022年08月11日对第50401004号“Dunn-Edwards PAINTS及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、Dunn-Edwards、邓恩-爱德华兹、邓恩系列标识是申请人的核心商标和公司商号，源自申请人创始人的姓氏，具有极高的辨识度和广泛的知名度。争议商标与申请人第1425123号“DUNN-EDWARDS”商标、第8670538号“Dunn-Edwards PAINTS及图”商标、第8674382号“邓恩-爱德华兹”商标、第11294462号“DUNN-EDWARDS PAINTS”商标、第11742585号“邓恩”商标（以下分别称引证商标一至五）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册损害了申请人在先商号权和著作权，并构成对申请人商标的抢注。三、被申请人从事建筑业，与申请人是同行业者。被申请人与申请人的授权经销商处于同一地域。被申请人在第1、19、35类等涂料、建材相关的商品和服务领域抢注多个Dunn-Edwards、邓恩-爱德华兹、邓恩商标，其抢注行为具有系统性、规模性特点。申请人的标识构成元素复杂，被申请人批量抢注完全相同的中文标识甚至简称、图形，难谓巧合。被申请人另有抢注建材行业的多个其他知名品牌。被申请人的行为具有一贯恶意，缺乏真实使用意图，欺骗相关公众，将带来不良社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等规定，请求对争议商标予以无效宣告。
　　申请人向我局提交了以下证据：
　　1、申请人官网及微信公证号关于申请人介绍、“Dunn-Edwards”涂料产品和LEED体系介绍、采用“Dunn-Edwards”涂料项目介绍；
　　2、各国商标注册信息及翻译；
　　3、申请人中国经销商名录及经销协议、授权书；
　　4、申请人获得荣誉资料、媒体报道；
　　5、申请人销售清单；
　　6、被申请人信息及其抢注商标介绍等。
　　被申请人在规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：一、争议商标由被申请人于2020年10月14日申请注册，2021年6月14日获准注册，核定使用在第1类“防火制剂”等商品上。该商标的专用权期限至2031年6月13日。
　　申请人引证商标一至五于争议商标申请日之前向我局提出注册申请，核定使用在第1类商品上，现均为有效在先商标。
　　二、至本案审理之时，被申请人名下共申请注册25件商标，除本案争议商标外，还申请注册了第30320671 号“天成旭邦”商标、第30683014 号图形商标、第48915295 号“欧奇牌”商标、第48896778 号“施彩乐”商标、第48888719 号“嘉佰丽”商标等多件商标。
　　以上事实由商标档案及申请人证据在案佐证。
　　我局认为，鉴于争议商标2021年6月14日获准注册，故本案的实体性问题和程序性问题均适用2019年《商标法》的相关规定进行审理。
　　根据申请人提出的评审请求、事实和理由，本案焦点问题可以归纳为：一、争议商标与引证商标一至五是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的申请注册是否构成2019年《商标法》第三十二条所指情形。三、争议商标的申请注册是否构成2019年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
　　关于焦点问题一，我局认为，争议商标核定使用的商品与引证商标一至五核定使用的商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面区别较大，不属于同一种或类似商品。故争议商标与引证商标一至五未构成2019年《商标法》第三十条所指情形。
　　关于焦点问题二，我局认为，首先，申请人主张著作权的“Dunn-Edwards PAINTS及图”美术作品设计独特、新颖，具有一定的独创性，属于《著作权法》关于美术作品的保护范畴。申请人早在2010年已将上述美术作品作为商标在中国进行了申请注册，申请人提交的在先媒体报道、参加展会资料等证据可以证明，其在争议商标申请注册日之前已将前述作品作为商业标志使用，故在无相反证据反驳的情况下，根据证据高度盖然性的证明标准，可以认定申请人为有权主张“Dunn-Edwards PAINTS及图”美术作品的著作权人。鉴于在争议商标申请日之前，申请人已将上述美术作品通过注册商标的形式进行了公开，被申请人具有接触上述作品的可能性。本案争议商标“Dunn-Edwards PAINTS及图”与申请人主张著作权的“Dunn-Edwards PAINTS及图”作品在构成要素、表现形式、视觉效果等方面完全相同，已构成实质性相似。被申请人在未经申请人授权的情况下，申请注册争议商标的行为，损害了申请人享有的在先著作权。故争议商标的注册构成2019年《商标法》第三十二条“损害他人现有在先权利（著作权）”所指情形。
　　其次，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册之前，其及“Dunn-Edwards”等系列商标已在与争议商标核定使用的商品相同或类似商品领域上经营及使用并具有一定知名度。因此，争议商标的注册使用，一般不会使相关公众将其与申请人相联系，从而对商品来源产生混淆误认，进而损害申请人在先商号权，亦未构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。故争议商标的注册未违反2019年《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利（商号权）”和“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
　　关于焦点问题三，我局认为，争议商标与申请人“Dunn-Edwards PAINTS及图”商标及美术作品；争议商标显著部分与申请人“Dunn-Edwards”商标及商号在字母构成、视觉效果上完全相同，难谓巧合。同时，据查明事实二可知，至本案审理之时，被申请人申请注册25件商标，其中包含“天成旭邦”、“欧奇牌”、“施彩乐”、“嘉佰丽”等多件商标，上述商标均与他人在家装、涂料行业具有一定知名度的商标相同或近似。其攀附他人商誉、谋取不正当利益的目的较为明显。该类不正当注册行为明显超出了正常的生产经营需要，故本案可以认定被申请人申请注册争议商标的行为具有恶意囤积商标资源的故意，具有不正当利用商标营利为目的，该类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。争议商标的注册已构成2019年《商标法》第四十四条第一款所规定的情形。
　　尚无证据证明争议商标属于2019年《商标法》第四条、第十条第一款第（七）项及第（八）项所指情形。2019年《商标法》第七条、第九条系总则性条款，鉴于我局已适用具体条款对本案进行审理，故我局不再予以评述。对于程序性条款即《商标法》第四十五条，我局亦不再单独评述。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照2019年《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:黄旭
李迎生
宋佳

2023年08月22日

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